זמן לאותות אחרים? סוגיות בהגנה על סימני מסחר בלתי קונבנציונאליים
נל בן עמי*
מבוא והצגת הבעיה
פרק א: סימני מסחר בלתי קונבנציונאליים
פרק ב: האם ראוי להגן על סימני מסחר אלו?
1. בעיות בהגנה על סימני מסחר בלתי קונבנציונאליים
2. תכליותיה של ההגנה על סימני מסחר בלתי קונבנציונאליים
פרק ג: המלצות להמשך – מהו הדין הרצוי?
סיכום
מבוא והצגת הבעיה
במשך שנים פעלו מותגים בעולם חד-מימדי או דו-מימדי שהתבסס על חוש אחד או שניים בלבד – חוש הראיה או השמיעה. אך כיום, כשהתחרות גוברת והשווקים רוויים במוצרים הדומים אחד לשני, מיתוגם על-ידי חוש הראיה או השמיעה אינו מספיק, בעידן התחרותי המודרני מנסים בעלי המותגים למצוא דרכים יצירתיות ליצור מותגים חזקים ומיוחדים שישאירו חותם על הקונה לאורך זמן, ויצליחו לבדל מותג אחד ממשנהו.[1] בזכות מיתוג ובידול מוצלחים קהל הצרכנים נחשף למוצרים של חברות בתחומים שונים, ואף יודע היכן לרכוש אותם ומקשר בין המוצרים והשירותים של אותם יצרנים לבין הלוגו שלהם – אשר מהווה את סימן המסחר שלהם.
בעשורים האחרונים ברחבי העולם אנו עדים לתופעה של מעבר מסימני מסחר חזותיים בלבד לסימני מסחר המשלבים גם חושים נוספים, דוגמת הולוגרמות, טעמים, צורות תלת-מימדיות (כמו צורתו של שוקולד הטובלרון), תנועות (אופן פתיחת דלת הלמבורגיני – כלפי מעלה), צלילים (שאגת האריה של חברת MGM), ריחות (ריח דשא קצוץ וטרי לכדורי טניס), צבעים (צבע ירוק-זהב למטליות ניקוי יבש בארצות-הברית) ועוד,[2] ונראה כי השיא עוד לפנינו. סימני המסחר המשלבים חושים נוספים על חוש הראיה, מכונים "סימני מסחר בלתי קונבנציונאליים" (ראו דוגמאות נוספות והרחבה). סימנים אלו, יוצרים יותר "נקודות מגע חושיות" שהצרכנים יכולים להתבסס עליהן בעת קניית מוצר מסוים, מאשר בסימני מסחר מסורתיים, ובכך מגדילים את מספר ה"זכרונות החושיים" המופעלים לשם חיזוק רב יותר של הקשר ביניהם לבין המותג.[3]
כיום, כמעט ולא קיים שיח אקדמי פורה בישראל בנושא סימני המסחר הבלתי קונבנציונאליים. נראה כי הקהילה המשפטית הישראלית "מפגרת" מעט אחרי התפתחות סימני המסחר האלו בעולם הקניין הרוחני. ברשימה זו אפרט מהם סימני המסחר, בדגש על סימני המסחר הבלתי קונבנציונאליים; אציג חלק מהשיקולים להגנה על סימני המסחר הבלתי קונבנציונאלים וחלק מהחששות שיכולים לצוץ בהגנה עליהם; כן, אציע מספר שינויים וכללים רצויים; ולבסוף אסכם.
פרק א: סימני מסחר בלתי קונבנציונאליים
פקודת סימני המסחר מגדירה את המונח "סימן מסחר" כ"סימן המשמש או מיועד לשמש לאדם לעניין הטובין שהוא מייצר או סוחר בהם". המונח "טובין" כהגדרתו בחוק הפרשנות כולל "נכסים מוחשיים שאינם מקרקעין". סימן המסחר נועד לשמש לזיהוי נכסים מוחשיים בלבד, כלומר על טובין המצויים במסחר או בהליכי ייצור ולא על רעיונות מופשטים גרידא.[4] מטרתם של דיני סימני המסחר היא ליצור זהות בין הסימן למוצר כך שכשהציבור יבחין בסימן, הוא יקשר אותו באופן מידי עם מוצרים ממקור מסוים.[5] סימן המסחר נועד לשמש ככלי שרת וכגשר ליצירת זהות בין הסימן לבין מקור המוצר.[6] ציון מקורם של המוצרים משיג שתי תכליות עיקריות וחשובות: האחת, לשרת את היצרן בכך שסימון הסחורה מאפשר לו לשמור על המוניטין[7] שצבר בעיני הצרכן,[8] ובכך מעניק לו תמריץ להשקעת משאבים בבידול מוצרו ולעמידה בסטנדרטים גבוהים של איכות. התכלית האחרת מעניקה לצרכן את היכולת לאתר את המוצר שהוא מעדיף, בקלות ובמהירות באמצעות הסימן המזהה.[9] תכליות סימני המסחר משרתות את היצרן והצרכן, תורמות לניהול יעיל של חיי המסחר ובכך חוסכות לצרכנים עלויות חיפוש.
פקודת סימני המסחר מכירה באפשרות לרשום "אותות אחרים" כסימני מסחר. יש הטוענים כי הפרשנות הראויה למונח "אותות" המופיע בהגדרת המונח "סימן" (שבסעיף 1 לפקודה), היא להשוותו למילה "Device", המופיעה בחוק סימני המסחר האמריקאי. כלומר "אותות אחרים" הם כל דרך הצגה גרפית ויזואלית שאינה נעשת על-ידי שימוש בספרות, באותיות או במילים בלבד (להרחבה). הצורך בהגנה על סימני מסחר שניתנים להצגה בצורה מוחשית שלא על-ידי הצורות הקלאסיות, החל בצורך בהגנה על צלילים או לחן באמצעות רישום תווים. אך האם ניתן לרשום סימן מסחר על טעם, ריח או צבע?
בשנים האחרונות נראה כי סימני מסחר בלתי קונבנציונליים הם ה"שחקנים החדשים" בעולם סימני המסחר. נדמה שאין בעיה לרשום סימני מסחר כאלו, כל עוד הם עומדים בדרישות החוק.[10] בארצות-הברית, לדוגמה, כל עוד סימן מסחר הוא בעל אופי מבחין, כלומר סימן המבדיל בין טובין של בעליו לבין טובין של אחרים, לא יתבצע סירוב רישום עקב אופיו. פירוש הביטוי "סימן מסחר" בארצות-הברית מכיל בתוכו את סימני המסחר הבלתי קונבנציונאלים על-ידי כך שאינו מוציא אותם מההגדרה הכללית. המצב דומה גם באירופה: סעיף 15(1) להסכם הטריפס (TRIPS) קובע כי ניתן לרשום כל סימן מסחר כל עוד הוא עומד בדרישות.[11] אך אל לנו להתבלבל, ישנן מדינות רבות בהן ניתן באופן תאורטי לרשום סימן מסחר בלתי קונבנציונאלי, אך המשוכות שיש להתמודד איתן גבוהות וקשות למעבר.
פרק ב: האם ראוי להגן על סימני מסחר בלתי קונבנציונאליים?
ישנם שיקולים רבים בעד ונגד הגנה על סימני מסחר בלתי קונבנציונאליים. קצרה היריעה מלפרט את כולם ברשימה קצרה זו. אך אבחר להתמקד בשני שיקולים מרכזיים לכאן ולכאן.
- בעיות בהגנה על סימני מסחר בלתי קונבנציונליים
השיקול הראשון שאתייחס אליו הוא שיקול "נחלת הכלל". השאלה הנשאלת היא: האם אנו מעוניינים לעודד יצרנים להשקיע מאמצים בבידול המוצר באמצעות סימני מסחר כלשהם, ומכאן, להשתלט על סימון זה לעולמי-עד ולהוציאו לחלוטין מנחלת הכלל? או שמא התכלית החברתית היא לעודדם לבדל מוצריהם באמצעות שמות או סמלים אשר אינם מהווים הגבלה כה מהותית על השימוש הציבורי בנחלת הכלל? טענה זו בוודאי נכונה ביחס לסימני מסחר מסורתיים, והיא מתחזקת בכל הנוגע בסימני מסחר בלתי קונבנציונאליים, המהווים משאבים מוגבלים לאדם, כשחלק גדול מהם אינם טומנים בחובם אלמנט יצירתי ומקורי של בעל סימן המסחר. רישום סימן מסחר בלתי קונבנציונאלי הופך משאב קיים לנכס של ישות ספציפית, ללא כל ביצוע פעולה אקטיבית מצידה למען יצירת אותו סימן מסחר רשום.
ניתן לומר כי הדין הקיים מעודד את היצרן הבודד לפעילות אנטי-חברתית בכך שהוא מעניק הגנה על "אותות אחרים". תמריץ זה עומד בניגוד מוחלט לאינטרס החברתי להשאיר כמה שיותר משאבים בנחלת הכלל אשר מהווה את אחד מהעקרונות החשובים ברישום סימן מסחר. משאבים אלו עשויים להיות רלוונטיים ונחוצים לכלל החברה.[12] רישום סימן מסחר מעניק לרושם הסימן מונופול לזמן בלתי מוגבל, מה שיכול להוות פגיעה בתחרות וגריעת סימנים ואותות מנחלת הכלל. יתרה מכך, יש שיטענו שעדיף לאסור לחלוטין רישום סימן מסחר על צבע, ריח וטעם מכיוון שנרצה לתמרץ את היצרנים מלכתחילה (ex-ante) להשתמש בסימני מסחר מסורתיים אשר פוגעים פחות בנחלת הכלל עקב האלמנט המקורי והחדשני הטמון בהם. הדבר יגרום לכך שיצרנים ינסו לבדל עצמם עם הכלים הקיימים כיום, כלומר בעזרת רישום סימני מסחר מסורתיים בלבד, ולא באמצעות ניכוס עצמי של ריח או טעם מסוימים למשל, וזאת כדי לשמור על אלו כחלק מנחלת הכלל.[13]
השיקול השני הוא הקושי באכיפת אופי מבחין של הסימן והיותו בעל תיאור גרפי. כמו כל סימן מסחר, ניתן לרשום ולהגן על סימן מסחר בלתי קונבנציונלי אך ורק אם הוא בעל אופי מבחין, כלומר מובדל מתוצרת של אחר, וכן רק אם ניתן להציגו בצורה גרפית. אציין כי סימן מסחר יכול להיות בעל אופי מבחין גם על-ידי משמעות משנית (תהליך יקר הדורש הוצאת משאבים רבה).[14] השאלה שיש לשאול בעניין רישום ריח כסימן מסחר היא האם ניתן לתאר את הריח כפורמולה כימית, והאם ריח יכול להיות בעל אופי מבחין. התשובה לשאלה הזו כפי שעולה מפסקי-הדין בנושא אינה אחידה ואינה עקבית. כך, למשל, כאשר השאלה הזו הועלתה בבית-הדין האירופי לצדק (ECJ) ניתנה החלטה הסותרת קביעה קודמת. לאחר שבית-משפט אישר רישום סימן מסחר על ריח של דשא קצוץ לכדור טניס (סימן זה כבר אינו בתוקף),[15] בפרשה אחרת – עניין Sieckmann – ה-ECJ סירב לתת הגנה דומה ליצרן גרמני שהציע פורמולה המתארת "ניחוח פירות עם נגיעה של קינמון". הפסיקה בפרשה נחשבת לחשובה ביותר בנושא רישום סימן מסחר בלתי קונבנציונאלי על ריח, ובה פורש המושג סימן מסחר לפי סעיף 2 לדירקטיבה האירופית: הסימן חייב להצביע על מקור המוצר ועל כן הוא חייב להיות מובדל מסחורות או משירותים אחרים הנמצאים בשוק. כמו כן, דרישות ההצגה הגרפית כוללת גם דרישות כמו בהירות ודיוק, דבר שקשה מאוד להגיע אליו בביטוי מילולי בכל הנוגע בסימני מסחר של ריחות.
סוגייה מעניינת נוספת היא אופן חיפוש סימני המסחר. כיום, יצרן יכול להיכנס למאגר החיפוש ולראות האם יש סימנים רשומים הדומים לסימן המסחר שהוא מעוניין לרשום. לעומת זאת, בכל הקשור לריח, הרי שאין בנמצא מדיה להעברת ריחות. יש שיטענו כי ניתן לפתור בעיה זו בקלות יחסית על-ידי תיאור מילולי של הריחות או הטעמים הכלולים בסימן המבוקש בצירוף דוגמה מהסימן המבוקש, כך שאם גורם מסוים יבקש להריח את סימן המסחר הרשום, הוא יוכל להגיע ללשכת רישום סימני המסחר, ושם לראות ולהריח את הדוגמית שנתבקש רשם סימני המסחר לאשר לרישום כסימן מסחר. אך טיעון זה אינו חף מקשיים. גם אם נקים מחסן שבו יישמרו דוגמיות הריח, הרי שאלו אינן עמידות לאורך זמן נוסף על כך שריח הוא חומר נדיף (בעייתי במיוחד לאור העובדה שסימן מסחר יכול להיות בתוקף לזמן בלתי מוגבל). נוסף על כך, ריח יכול להיתפס כשונה עקב ריכוז, איכות, טמפרטורה וגורמים סובייקטיביים אחרים כמו זיכרון. לבסוף, הגנה על סימני מסחר כמו ריח יכולה להוביל לעלויות נוספות. כך, למשל, האם לא רחוק היום בו מבול של עדים מומחי "טעם וריח" יעידו בבתי-משפט על ההבדלים בין ריחות וטעמים (סוגיה סובייקטיבית כשלעצמה)? תופעה זו תשית עלויות נוספות על הצדדים, תאריך את הדיון ותיצור עומס נוסף על בתי-המשפט.
- תכליות להגנה על סימני מסחר בלתי קונבנציונליים
מבין החששות שציינתי לעיל בהגנה על סימן מסחר בלתי קונבנציונאלי, נראה כי המרכזי ביניהם הוא הוצאתו מנחלת הכלל. אם אתמקד בצבע כסימן מסחר בלתי קונבנציונלי, הרי שקיים חשש בהענקת הגנה על צבע מסוים, הוצאתו מנחלת הכלל, וכן חשש ביחס לקושי בהבחנה בין גווני צבעים. אך ייתכן שהחשש האחרון כלל אינו ריאלי. בפסק-הדין בעניין Qualitex נקבע כי מערכת המשפט בהחלט יכולה להבחין בין צבעים וגוונים.[16] כמו כן, הגנה על גווני צבעים יכולה להיות הגיונית בעולם המפותח של היום. באמצעות כמעט כל מחשב ניתן ליצור יותר מ 1.6 מיליון צבעים שונים. בעידן בו הזיכרון במחשבים רק גדל, כמות הצירופים בין גווני צבעים גדלה בצורה משמעותית ובקצב מסחרר. התופעה של יצירת גוונים ושילובי צבעים נוספים תיצור אפשרויות בחירה ודיוק רב יותר בהגשת סימן המסחר שעליו נרצה להגן. על כן, לכל הפחות בנוגע לאפשרות הטכנית, הרי ייתכן שהגנה זו תתאפשר משפטית. בנוסף, קיימת מערכת התאמת הצבעים ("The Pantone System Matching") אשר בעזרתה ניתן לאכוף הפרות בקלות רבה יותר.[17] אומנם בפסק-הדין בעניין Wall Mart Stores נקבע כי סימן מסחר של צבע יחיד לעולם לא יהיה מובחן באופן מוחלט ולכן יש להוכיח בנוסף "משמעות משנית", אשר בהחלט אפשרי להוכחה ואף הוכח גם בישראל. בעניין Kodack הוכרה ההגנה על שימוש בצבע הצהוב, כשלעצמו, אך זאת לאחר שהוכח בצורה ברורה כי צבע זה מזוהה בציבור עם חברת Kodack העולמית במשך שנים – כלומר, הוכחה משמעות משנית.[18]
אחת מהתכליות הבולטות בהגנה על סימן מסחר בלתי קונבנציונאלי היא התפתחות הטכנולוגיה. דמיינו שאתם מבקרים באתר אינטרנט של רשת בתי-הקפה "סטארבקס", וכאשר אתם נכנסים לאתר, תוכלו להריח את הארומה של פולי הקפה בהם משתמשים ברשת. נדמה כי זה מה שצופן לנו העתיד הטכנולוגי הקרוב. מספר מדענים כבר החלו לפתח אבות-טיפוסים דוגמת iSmell Digital Scent Technology (להרחבה על הטכנולוגיה). הרי זה ברור כי לרשת סטארבקס יש אינטרס עצום ברישום סימן מסחר בלתי קונבנציונאלי על ריח פולי הקפה שלה בשימוש אתר האינטרנט. אכן, אין עוררין כי בענפי המזון והקוסמטיקה חלו התפתחויות מרחיקות-לכת אשר בהחלט מצדיקות הכרה באפשרות להגן על טובין באמצעות סימן המאפיין את ריחם או טעמם. עוד בטרם התרחשו ההתפתחויות האלו, ולמרות הקשיים שהוצגו בפרק הקודם, כבר נרשמו הצלחות ברישום סימני מסחר על ריח. כך, למשל, באנגליה הצליחו לרשום סימני מסחר על מספר ריחות: חברת "Sumitomo Rubber Co." הצליחה לרשום סימן מסחר על צמיגים בריח של ורדים,[19] וחברת "Unicorn Products" הצליחה לרשום סימן מסחר על חיצים בריח חזק של בירה מרה.[20] אין ספק כי עם כניסת השיטות המתוחכמות של זיהוי כימי כמו כרומטוגרפיה (Chromatography) וספקטרומטרייה (Spectrometry) יהיה פשוט יותר לרשום סימן מסחר על ריח. אישור ואימוץ טכנולוגיות אלו באופן רשמי יוכלו בהחלט לצלוח חלק מהקשיים שצוינו לעיל, ואף יאפשרו התמצאות קלה יותר במערכות הממוחשבות.
פרק ג: המלצות להמשך – מהו הדין הרצוי?
הביטוי "אותות אחרים" בפקודת סימני המסחר מאפשר את רישומם של סימני המסחר הבלתי קונבנציונאליים. דא עקא, נכון להיום, לא רשום בישראל אף סימן מסחר על ריח או טעם. יתרה מכך, כיום אין בנמצא בישראל מאגר ייעודי אשר מאגד את כל סימני המסחר הבלתי קונבנציונאליים הרשומים.[21]
הכללים שמוצעים ברשימה זו נועדו להדגשת החשיבות הרבה הגלומה בקביעת קריטריונים ברורים לאישור סימני מסחר בלתי קונבנציונאליים בישראל, על-ידי עדכון תקנות סימני המסחר והנחיות העבודה במחלקת סימני המסחר. תכונותיו המיוחדות של המשק הישראלי, מימדיו הקטנים ורמת החדשנות המאפיינת את השווקים, כמו גם היותו חלק מהמתרחש בשווקים בינלאומיים, מחייב לשקול שיקולי יעילות שוק, לא רק לטווח הקצר אלא אף לטווח הארוך, ולקדם את הרווחיות הכלכלית והוודאות המשפטית. אין זה אומר כי כעת, עם אימוץ המלצות אלו, ייפתח הסכר לאישור סימני מסחר בלתי קונבנציונאליים, אלא רק שלרשם סימני המסחר ולבית-המשפט (במקרה של הפרה) יהיו כלים משמעותיים וודאיים יותר לצורך קבלת החלטה אם יש לאשר את סימן המסחר או אם מתקיימת הפרה. כלומר המשוכה לאישור עדיין תהיה גבוהה, אך בהחלט מובנת יותר.
כאמור, צבע וריח הם סימני המסחר הבלתי קונבנציונאליים המרכזיים העתידים להגיע לפיתחה של מחלקת סימני מסחר ברשות הפטנטים לשם אישורם או לבתי-המשפט. אתייחס לשני שינויים עיקריים שלטעמי יש להטמיע.
ראשית, יש לתקן את סעיף 15 לתקנות סימני המסחר שכותרתו בקשה לרישום סימן מסחרי. הסעיף כולל התייחסות לסימן תלת-מימדי ולסימן בלתי קונבנציונלי נוסף מסוג צליל. על כן, יש להוסיף בהמשך הסעיף התייחסות לסימני המסחר הבלתי קונבנציונליים – צבע וריח.
בהקשרו של צבע כסימן מסחר ולאור הלקחים שיש להפיק מפסק-הדין [22] בנושא Cudbury, יש לכלול תמונה של גוון הצבע יחד עם המספר המדיוק שלו על-פי מערכת התאמת הצבעים Pantone. מכיוון שהבקשה כוללת שילוב של צבעים, הרי שבדרך כלל יש להוכיח משמעות משנית ואף ייצוגם חייב לכלול הסדר שיטתי הקושר את הצבעים באופן קבוע מראש ובאופן אחיד. בתיאור הבקשה יש להימנע משימוש במילים סובייקטיביות כגון "בעיקר" ו"השולט", שלהן אין משמעות מדויקת והן אינן מבטאות היטב את הגבולות של סימן המסחר לצד שלישי. לעומת זאת, יש להשתמש במונחים אובייקטיבים כגון מדידות כמותיות. בכל מקרה יש להשתמש בהגדרה הניתנה בפרשת Sieckmann (גם לגבי צבעים) על פיה סימן המסחר חייב להיות מדויק, עומד ברשות עצמו (בלתי תלוי), נגיש, מובן, עמיד ואובייקטיבי.
מבחינת הגנה על סימני מסחר על ריח, יש להתייחס בתיקון סעיף 15 להתפתחות הטכנולוגיה וכניסת השיטות המתוחכמות של זיהוי כימי שהוצגו לעיל. אם אכן טכניקות אלו עומדות בדרישת התיאור הגרפי, יחד עם המבחנים הנוספים לאישור סימן מסחר בלתי קונבנציונאלי, יתכן וניתן לאשר שימוש בריח כסימן מסחר בלתי קונבנציונאלי, בנוסף, יש לבחון היטב את מבחן הפונקציונאליות על-מנת לא ליצור גבולות מטושטשים מדי שיובילו למדרון חלקלק.[23] עם זאת, נזכור כי אין בהצעות אלו מהפכה, אלא התקדמות של המשפט יד ביד עם המציאות התרבותית והטכנולוגית המתפתחת.
שנית, על רשות הפטנטים – מחלקת סימני המסחר – לעדכן את הוראת העבודה של בוחני המחלקה שתפקידם לבדוק את כשירות הבקשות בהתאם לפקודת סימני המסחר, תקנות סימני המסחר ולהוראת העבודה המשרדית. שינוי זה הוא שינוי פנימי אשר קל לביצוע ואינו מצריך (לפחות לא בתקופה הקרובה) לעבור את חבלי הלידה בתיקון הפקודה או התקנה. אציין שהשינוי שאציג כעת בהחלט יכול לשמש את בית-המשפט כמבחני-עזר בעת בחינת האופי המבחין. אין ספק שקיים סיכוי להטעיה או בלבול גדולים יותר של הצרכנים כאשר מדובר בסימן מסחר בלתי קונבנציונאלי. המלצתי היא לאמץ את הקווים המנחים ואת מבחני העזר הבאים בעת בחינת סבירות הבלבול. המבחנים כוללים בדיקת חוזק/חולשה של ייחוד סימן המסחר, מידת הדמיון של טובין אחרים לסימן המבוקש, מקרים בהם יש לבעל הזכות הקודמת גיוון בעסקיו, האם התקיימו מקרים בפועל של בלבול ועוד. מבחנים אלו אומצו במספר מדינות באסיה,[24] ועולים בקנה אחד עם דרישות ה-TRIPES. המבחנים מחייבים את בוחני המחלקה והשופטים להביא בחשבון גורמים נוספים הנמצאים בשווקים, לשים דגש על הוכחות בפועל ולכתוב חוות-דעת אנליטיות אשר יסייעו לשופטים במקרים מורכבים יותר הנוגעים לבחינת האופי המבחין.
סיכום
סימני המסחר הבלתי קונבנציונאליים צוברים אט-אט תאוצה ומתקבלים על-ידי משרדי סימני המסחר והפטנטים ברחבי העולם. בעקבות התפתחות הטכנולוגיה והתחום השיווקי בעולם, סימנים אלו דופקים על דלתנו, בין אם נרצה בכך ובין אם לאו. סימני מסחר אלו יהיו ניתנים לרישום ואכיפה אם ניתן יהיה בעזרתם לזהות את היצרן, והם יהיו בעלי אופי מבחין ממוצרים דומים של יצרנים אחרים. עם זאת, ראינו כי אין כללים אחידים לרישום סימני מסחר בלתי קונבנציונאליים ברחבי העולם. על כן, הצורך לפזר את הערפל בנושא סימני מסחר אלו הולך וגובר במטרה להבטיח שימוש בטכניקות מיתוג אשר מקדמות את המדיניות העומדת בבסיס דיני סימני המסחר.
בתחום המשפט מן המוסכמות היא שהתפתחות תרבותית וטכנולוגית מקדימה את התפתחות החוק. אין אנו יכולים לעצום את עינינו בפני הבאות. על-פי התחזיות והמחקרים בשנים הקרובות, משרד הפטנטים וסימני המסחר יקבל יותר ויותר בקשות לרישום סימני מסחר בלתי קונבנציונליים. על כן יש לקבוע כללים ומבחנים ברורים אשר יקלו על רושמים פוטנציאלים, יתרמו לוודאות המשפטית, יקטינו את הפניות לבית-המשפט בעקבות הפרה לכאורה של סימני מסחר אלו ויחסכו משאבים רבים לעוסקים בדבר.
מדינת ישראל, למרות היותה מדינה צעירה, נמצאת בקידמת הבמה בכל הקשור להמצאות, חדשנות, פיתוח טכנולוגיה ויזמות.[25] הזמן העומד לרשותנו כדי למנוע ריק משפטי בנושא הינו קצוב. עלינו ללמוד מניסיונם של אחרים ולפעול למען הסדרת כללים משפטיים להגנה על סימני מסחר בלתי קונבנציונאליים הן על-ידי תיקון תקנות סימני המסחר, הן על-ידי מהלכים פנימיים כמו מבחני העזר שהוצעו לעיל, ויפה שעה אחת קודם.
אזכור הרשימה: נל בן עמי "זמן לאותות אחרים? סוגיות בהגנה על סימני מסחר בלתי קונבנציונאליים" אתר משפט ועסקים (2015) http://www.idclawreview.org/2015/05/19/blogpost-20150519-ben-ami.
* נל בן עמי היא סטודנטית בשנה הרביעית ללימודי תואר ראשון במשפטים ומנהל עסקים, המרכז הבינתחומי הרצליה. רשימה זו מבוססת על עבודה סמינריונית שנכתבה בהנחייתו של ד"ר ליאור זמר. ברצוני להודות לפרופ' אסף יעקב על העזרה וההכוונה, וכן לחברי מערכת כתב-העת משפט ועסקים – אורן חייקין ויהונתן סמט – על הערותיהם לרשימה זו.
[1] Thomas P. Arden, Protection of Nontraditional Marks: Trademark Right in Sounds, Scents, Colors, Motions and Product Design in the U.S. 2000.
[2] Qualitex Co. v. Jacobson Prods. Co., Inc., 514 U.S. 159 1995.
[3] Martin Lindstrom, Brand Sense:How to Build Powerful Brands Through Touch, Taste, Smell, Sight, and Sound 219 2005.
[4] In re Forbes, Inc., 31 U.S.P.Q.2d 1315 T.T.A.B. 1994.
[5] ת"א (מחוזי ת"א) 749/56 אגודת הכורמים הקואופרטיבית נ' יקב הגליל, פ"מ כב 71 (1958); בג"ץ 144/85 קליל תעשיות מתכת אל ברזליות בע"מ נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, פ"ד מב(1) 309 (1988) (להלן: עניין קליל).
[6] עמיר פרידמן סימני מסחר – דין, פסיקה ומשפט משווה 7 (מהדורה שנייה, 2005).
[7] מוניטין כולל כל יתרון הקשור לעסק ומשפיע על ערכו, מלבד ההון המופיע בספרים. להרחבה ראו ע"א 280/73 פלאימפורט בע"מ נ' ציבה-גייגי לטד, פ"ד כט(1) 597, 605 (1974).
[8] יעקב קלדרון וחנה קלדרון חיקויים מסחריים בישראל 140–141 (1996).
[9] עניין קליל, לעיל הערה 5, פס' 10 לפסק-דינה של השופטת נתניהו; ע"א 3559/02 מועדון מנויי טוטו זהב בע"מ נ' המועצה להסדר ההימורים בספורט, פ"ד נט(1) 873, 887 (2004); ע"א 1427/05 מ.ב גלאט עוף למהדרין בע"מ נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, פס' ב(1) לפסק-דינו של השופט אלון (פורסם בנבו, 25.6.2007).
[10] ע"א 11487/03 August Storck KG נ' אלפא אינטואיט מוצרי מזון בע"מ, פס' 9 לפסק-דינו של השופט גרוניס (פורסם בנבו, 23.3.2008).
[11] הסכם זה דן בהיבטים הקשורים לזכויות בקניין הרוחני בסחר הבינלאומי. מטרתו העיקרית להסיר את הקשיים העשויים להתעורר במסחר הבינלאומי בעניין זכויות בקניין רוחני, תוך מתן הגנה לזכויות הקניין הרוחני והצורך להבטיח אמצעים לאכיפה והגנה על זכויות היוצרים. הסכם זה אומץ באיחוד האירופי.
[12] Keith Aoki, Authors, Inventors and Trademark Owners: Private Intellectual: Property and the Public Domain, 18 Colum. J.L. & Arts 191 1993.
[13] אדגיש כי רישום סימני מסחר הבלתי קונבינציונאליים נעשה בהקשר למוצר או שירות מסוים, ועל-כן המוצר או השירות אינם מצויים בנחלת הכלל (ראו, למשל, ע"א 9191/03 V&S Vin Spirit Aktiebolag נ' אבסולוט שוז בע"מ, פ"ד נח(6) 869 (2004)). עם זאת, אין הדבר גורע מטענתי בהקשר זה, שכן ניכוס משאב, אף אם נעשה בהקשר ספציפי, עדיין גורר דילול של נחלת הכלל. דוגמה לכך ניתן למצוא ברישום סימן מסחר על צלילים, אשר לא הורחב ברשימה זו. רישום סימן מסחר על מנגינה מסוימת (ג'ינגל) גוזל מנחלת הכלל צירוף מסוים של תווים אשר מנוכסים לחברה הרושמת. יתרה מכך, כל מנגינה דומה שלא תעמוד במבחן האופי המבחין, אף היא תוסר מנחלת הכלל. כתוצאה מכך, מספר הצירופים האפשריים לשימוש בנחלת הכלל מתדלדל והאינטרס החברתי נפגע.
[14] משמעות משנית לסימן מסחר נוצרת כאשר עסקינן בסימן בעל משמעות בחיי היומיום, אשר בעקבות השימוש בו לסימון סחורה נוצרת לגביו משמעות נוספת בתודעתם של צרכנים – משמעות מסחרית. לדוגמה: "גולף" – המשמעות הראשונית – ענף ספורט; המשמעות המשנית – יצרנית אופנה. ראו: עניין קליל, לעיל הערה 5, בעמ' 315.
[15] סימן המסחר על ריח של דשא קצוץ לכדורי טניס אושר רק לאחר הגשת ערעור למשרד להרמוניזציה בשוק הפנימי.
[16] עניין Qualitex Co. v. Jacobson Prods. Co., Inc., לעיל הערה 2.
[17] U.S.P.Q. 1028 (S.D.N.Y. 1983) .Olay Co., inc. v. Cococare Products, Inc., 218
[18] ת"א (מחוזי ת"א) 225/96 Eastman Kodak Company נ' כונקו בע"מ (פורסם בנבו, 10.3.2003).
[19] בקשה אנגלית לרישום סימן מחסר הבלתי קונבנציונאלי הראשון על ריח No. GB 2001416.
[20] בקשה אנגלית לרישום סימן מסחר No. GB 2000234.
[21] נתונים אלו סופקו באדיבות על-ידי הגברת שרון ניר שלום, ראש צוות סימני המסחר במשרד סימני המסחר והפטנטים. אציין כי כיום רשומים בישראל שבעה-עשר סימני מסחר על צלילים.
[22] Societe des Produits Nestle SA v. Cadbury UK Ltd., [2013] EWCA Civ 1174, All ER (D) 35 Oct.
[23] "סימן עשוי להיחשב כפונקציונלי בהתקיים אחת משתי החלופות הבאות: (א) הסימן דרוש לשם שימוש במוצר או לשם הגשמת ייעודו, או שיש בו כדי להשפיע על מחירו של המוצר או על איכותו; (ב) שימוש ייחודי בסימן יעמיד את המתחרים בנחיתות ממשית, אשר אינה נעוצה בטעמים הקשורים למוניטין." משנקבע כי סימן הוא פונקציונלי לא יהא הוא כשר לשמש כסימן מסחר. עניין August Storck KG, לעיל הערה 10.
[24] יפן – סעיף 4(1) תת-סעיף Xv. הונג-קונג – חלק 12 סעיפים 2-4. סינגפור – סעיף 8(2)(b).
[25] דן סינור ושאול זינגר מדינת הסטארט-אפ – מנוע הצמיחה הכלכלי של ישראל (2010).
אתר משפט ועסקים 